France
Antilles, S.A. contre Monsieur ** Stéphane
Ternoise **
Litige
n° D2005-0771
1. Les parties
Le requérant est France Antilles, S.A., Paris,
France, représenté par Selaaf Delsart-Teston, France.
Le défendeur est Monsieur ** Stéphane Ternoise **,
Montcuq, France.
2. Nom
de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine
<paruvendu.net> enregistré le 18 décembre 2003.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom
de domaine est enregistré est Gandi SARL.
3. Rappel
de la procédure
Une plainte a été déposée par France Antilles,
S.A. auprès du Centre d’arbitrage et
de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(ci-après désigné le “Centre”) en date du 19 juillet 2005.
En date du 19 juillet 2005, le Centre a adressé
une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL,
aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le
Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige
en date du 20 juillet 2005.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux
Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux
noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles
d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles
d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées
les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs
précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 8 août 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 août 2005. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 24 août 2005.
En date du 7 septembre 2005, le Centre nommait
dans le présent litige comme expert unique Jean-Claude Combaldieu. La
Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux
Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative
a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité
et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
La présente décision est rédigée en français en
application du paragraphe 11a) des Régles, compte tenu notamment du fait que
les deux parties sont françaises, résident en France et que la procédure s’est
déroulée en français.
4. Les
faits
Le requérant est la société France Antilles S.A.
dont le siège social est à Paris. Elle exerce son activité dans le domaine de
la presse. En particulier elle édite un
journal gratuit sous le nom de
“ParuVendu” spécialisé dans les petites annonces.
Le requérant est propriétaire :
- d’une marque française semi-figurative PARU VENDU n°99806023 déposée le 26 juillet 1999 dans les classes n° 9, 16, 35, 38, 42. Figurent dans la liste des produits et services la transmission d’informations par réseau Internet et la création de sites Internet.
- d’une
marque française semi-figurative PARU VENDU SERVICES n°3207885 déposée le 4
février 2003 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 41.
Est notamment prévue la publication et l’exploitation de publications en ligne.
- d’une
marque française verbale “C’EST PARU C’EST VENDU” n°3206048 déposée le 24
janvier 2003 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 41.
Est également prévue la publication en ligne.
La société Comareg, filiale de France Antilles est
bénéficiaire d’un contrat de licence des marques ci-dessus et exploite un site
Internet <paruvendu.fr>.
5. Argumentation
des parties
Le requérant s’appuie sur le paragraphe 4a)b)et c)
des Principes directeurs pour asseoir son argumentation.
a) Le
ou les noms de domaine sont identiques ou semblables, au point de prêter à
confusion, à une marque de produits ou de service sur laquelle le requérant a
des droits.
Le requérant expose que la société France Antilles
exerce une activité bien connue dans le domaine de la presse. Depuis des années elle édite et distribue un
journal gratuit d’annonces et de publicité dénommé ParuVendu.
France Antilles est par ailleurs propriétaire des
marques visées ci-dessus sous le paragraphe “Les faits”.
En décembre 2003, le requérant a donné une licence
non exclusive des marques a une société Comareg, spécialisée dans la presse
gratuite, et filiale de France Antilles.
Cette société exploite par ailleurs un site Internet d’annonces et de
publicité ”www.paruvendu.fr”.
Le nom de domaine <paruvendu.net> enregistré
par le défendeur le 18 décembre 2003 est postérieur à l’enregistrement des
marques précitées.
La comparaison des marques et du nom de domaine
litigieux montre qu’ils sont identiques ou à tout le moins similaire au point
de prêter à confusion.
Le nom de domaine est identique, ou à tout le
moins fortement similaire, à la marque semi-figurative PARU VENDU n°99 806
023. Le risque de confusion est évident
même en l’absence des éléments figuratifs car les noms de domaine sont
uniquement constitués d’éléments verbaux.
De même le nom de domaine reprend les éléments
distinctifs de la marque PARU VENDU SERVICES n°3207885. Il y a donc une forte similarité et un
risque de confusion d’autant plus que le mot “Services” n’a aucun pouvoir
distinctif.
Enfin la marque C’EST PARU C’EST VENDU n°3206048
tire son pouvoir attractif des termes Paru et Vendu. D’où le risque de confusion.
Après avoir rappelé que le gTLD de premier niveau
n’a pas à être pris en compte dans l’appréciation de la similitude, le
requérant en conclut que les ressemblances sont susceptibles de provoquer une
confusion dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible d’être orienté
vers un site distinct de celui initialement recherché.
b) Le
défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt
légitime qui s’y attache.
Le défendeur n’est pas connu sous le nom de
“ParuVendu” et n’exerçait pas d’activité sous ce nom avant d’enregistrer le nom
de domaine litigieux.
Il ne peut justifier d’aucun droit sur la
dénomination ”ParuVendu” que ce soit à titre de marque, nom commercial ou
enseigne.
Il semble que le défendeur soit écrivain (sous le
pseudonyme Stéphane Ternoise) de sorte que son activité habituelle n’est
manifestement pas l’édition de petites annonces.
Manifestement le défendeur a cherché à profiter de
la notoriété attachée aux marques PARUVENDU pour détourner vers son site des
consommateurs à des fins lucratives en créant la confusion dans l’esprit de ces
derniers.
c) Enfin
le requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et
utilisé de mauvaise foi.
En mai 2003, la société France Antilles a racheté
la société Comareg, leader de la presse gratuite et qui éditait le journal
Bonjour. Ces sociétés ont fusionné leurs réseaux sous la seule dénomination
ParuVendu et réalisent depuis janvier 2004, plus de 220 publications gratuites
ParuVendu sur l’ensemble du territoire français ce qui représente plus de 17
millions de journaux par semaine. Dix millions d’euros ont été investis dans
cette publication.
Dans les derniers mois de 2003, tous les journaux
Bonjour (et notamment l’édition de Cahors Bonjour le 46) annonçaient le
changement de nom à compter du 1er janvier 2004 qui serait
dorénavant PARU VENDU.
Par ailleurs ces deux sociétés exploitent ensemble
le site Internet ”www.paruvendu.fr” qui est le site de référence de la
petite annonce en France: 1 200 000 annonces et plus de 100 000 annonceurs
professionnels par an.
Enfin une campagne publicitaire de plus de 500 000
euros a été relayée sur RTL et sur des grands journaux tels ”Le Monde” et ”La
Tribune”.
Il n’est donc pas douteux qu’à la date où le défendeur
a procédé à l’enregistrement de son site il connaissait l’existence du journal
ParuVendu et du site ”www.paruvendu.fr” et que cet enregistrement révèle sa
mauvaise foi.
Cette mauvaise foi est d’autant plus manifeste que
le défendeur a été mis en connaissance des droits du requérant et de l’atteinte
qu’il portait à ces droits par lettre recommandée avec accusé de réception en
date du 18 février 2005, retirée le 21 février 2005.
Il n’a pas répondu à cette lettre. Le défendeur a préféré publier la lettre sur
son site en se prétendant victime “de menaces de la part de Philippe
Hersant”. Il a continué à utiliser son
site d’annonces gratuites dont le contenu montre que Monsieur Petit connaissait
parfaitement l’historique des réseaux ParuVendu-Bonjour. L’enregistrement du
site litigieux au moment précis de la fusion des réseaux révèle un usage
déloyal et la mauvaise foi.
Le requérant demande donc à la Commission
administrative de rendre une décision ordonnant que <paruvendu.net> soit
transféré au requérant.
B. Défendeur
a) Sur
le caractère identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une
marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.
Le défendeur commence par contester le risque de
confusion sur la base de la notoriété car un indice de notoriété de 37% ou 23%
selon les études lui parait extrêmement faible.
Il exprime aussi que le requérant ne présente pas
sur ses publications son site <paruvendu.fr> d’une manière évidente et
que toute personne souhaitant se connecter sur le site de la marque PARUVENDU
est par définition une personne connaissant cette marque et donc l’adresse de
son site.
Il rappelle d’autre part que l’élément .net est
international alors que .fr est caractérise un nom de domaine purement
français.
Il pense que si le requérant avait réellement craint la confusion entre les sites, il n’aurait pas attendu 2005, pour formuler une réclamation.
Le défendeur exprime aussi que le requérant, dans
le constat d’huissier, présente le site du défendeur à la date du 13 avril
2005, soit après réception le 8 mars de la lettre recommandée de mise en
demeure (“quand le site se situait en état de légitime défense”). Or avant le 8 mars 2005
<paruvendu.net> présentait des annonces gratuites (une partie des
annonces du site <lesannoncesgratuites.net>) “spécifiées du réseau TERNOISE”.
Après avoir critiqué la méthode agressive de la
lettre recommandée, le défendeur assure que l’analyse de la marque PARU VENDU
et de son site <www.paruvendu.net> démontre qu’il est déraisonnable de
prétendre à une confusion possible.
b) Le
défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui
s’y attache.
Le défendeur expose qu’il n’est pas seulement
écrivain mais qu’il édite 66 noms de domaine, dont 11 consacrés aux annonces
gratuites dont il donne quelques exemples.
Tout en admettant qu’il n’a aucun droit sur une
marque, une enseigne ou un nom commercial, le défendeur expose qu’il a écrit
une chanson “paruvendu.net”, que cette expression est venue spontanément à son
esprit, et que sa seule crainte est que ce nom ait été réservé avant lui. Cette
chanson lui confère un “intérêt légitime et incontestable”.
Si son site est connu c’est parce qu’il est
associé au nom de Stéphane Ternoise.
Il conclut sur ce point en affirmant qu’il a fait
un usage légitime et loyal du nom de domaine, sans intention de détourner à des
fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la
marque de produits ou de services en cause dont il ignorait l’existence.
c) Le
nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Après s’être insurgé contre les menaces dont il a
fait l’objet, le défendeur expose qu’il a bien connu la Comareg quand il
habitait Arras et que les publications de cette société n’avaient aucun intérêt
pour lui.
Depuis 1996 il vit dans un petit village du Lot,
dans le Canton de Montcuq, ou aucun journal gratuit d’annonces n’est distribué.
A côté de ses activités d’auteur-éditeur
indépendant il se consacre à la gestion de plus de 60 sites Internet;
Le défendeur affirme que le requérant sait parfaitement que sa marque lui était inconnue. Il rappelle que la publication ParuVendu n’est pas forcément distribuée dans toute la France et notamment dans les petits villages ou hameaux éloignés des villes (il vit à 35 kilomètres de Cahors). Enfin quel que soit le montant des campagnes publicitaires, nul n’est censé écouter RTL ou lire les journaux ”Le Monde” et ”La Tribune”.
Le défendeur indique aussi que c’est la première
fois qu’il est attaqué par une marque mais il se demande comment se fait-il que
le requérant, ou son licencié la Comareg n’aient pas songés à réserver des noms
de domaine tels que <paruvendu.info> ou <paruvendu.org> dans la
mesure où ils craignaient tant la concurrence.
Il insiste aussi sur le fait que le requérant
fournit une fausse date du retrait de la lettre recommandée (21 février 2005). C’est en réalité le 8 mars que cette lettre
a été retirée et le requérant utilise le site ”www.paruvendu.fr” après cette
dernière date pour laisser croire que le défendeur connaissait la marque
PARUVENDU en 2003.
De tout cela il résulte que le dossier du
requérant est “déloyal, tronqué,inexact, malhonnête…” et que finalement aucune
mauvaise foi n’est prouvée.
6. Discussion
et conclusions
Le paragraphe 15(a) de Règles indique à la
Commission administrative les principes de base à utiliser pour se déterminer à
l’occasion d’une plainte : la Commission doit décider sur la base des exposés
et documents soumis selon les Principes directeurs et Règles d’application
ainsi que toutes les règles ou principes légaux qui lui semblent applicables.
Appliqué à ce cas, le paragraphe 4(a) des
Principes directeurs indique que le requérant doit prouver chacun des points
suivants :
(i) Le
nom de domaine enregistré par le défendeur est identique ou semblable au point
de prêter à confusion avec la marque invoquée par le requérant ; et
(ii) Le
défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine enregistré ;
et
(iii) Le
nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
Sur ce point il est clair qu’il y a similitude au
point de prêter à confusion entre le nom de domaine litigieux
<paruvendu.net> et les marques du requérant.
Le nom de domaine et les trois marques invoquées
par le requérant tirent leur distinctivité des deux mots paru et vendu et de
leur rapprochement.
Les éléments figuratifs ne sont manifestement pas
de nature à supprimer le risque de confusion puisque les noms de domaines sont
exclusivement composés d’éléments verbaux.
En tant que de besoin nous rappellerons qu’il est
constant dans une telle procédure UDRP qu’il n’y pas lieu de prendre en
considération le gTLD de premier niveau (.net) dans l’appréciation de la
similitude.
Même si cela est plus pertinent sous le troisième
élément de l’UDRP (4(a)(iii) des Principes directeurs), rappelons que les
observations du défendeur sur la liste des produits et services des marques
opposées ne sont pas un élément essentiel dès lors que subsiste la confusion
possible dans l’esprit du public. Au
demeurant, en l’espèce et de manière
superfétatoire, la liste des
produits et services pour les trois marques opposées prévoie les journaux, les
annonces et les publications en ligne.
Nous sommes donc dans le même secteur d’activité.
Nous concluons donc que le nom de domaine est
identique ou semblable au point de prêter confusion avec les marques du
requérant.
Le défendeur lui-même indique dans sa réponse
qu’il n’a, sur l’expression “paruvendu” aucun droit au titre des marques, de
l’enseigne ou du nom commercial.
De même il résulte du dossier que le défendeur
n’exerçait aucune activité sous ce nom avant l’enregistrement du nom de
domaine.
L’argument du défendeur selon lequel il aurait
composé une chanson “Paruvendu.net”,à une date d’ailleurs non précisée, n’est
pas pertinent dans le contexte de cette procédure. Ceci ne lui confère donc aucun droit ou intérêt légitime.
C. Enregistrement et usage de mauvaise
foi
Le requérant a exposé la très large diffusion de
sa publication gratuite “ParuVendu” (71 millions d’exemplaires par semaine), le
rachat de la société Comareg et la fusion des deux réseaux, le changement de
nom du journal Bonjour en ParuVendu et l’annonce de ce changement (notamment
dans l’édition de Cahors “bonjour le 46”) avant l’enregistrement du nom de
domaine litigieux par le défendeur, et enfin une vaste campagne publicitaire.
En dépit de ces circonstances le défendeur
soutient qu’au moment de l’enregistrement il ne connaissait pas l’existence du
journal ParuVendu et ne connaissait pas non plus l’existence des marques du
requérant. Il affirme avec force que l’idée du site <www.paruvendu.net>
lui est venue spontanément à l’esprit.
Plusieurs considérations doivent être prise en
compte pour apprécier la situation:
Dans sa réponse le défendeur expose qu’à côté de ses
activités d’auteur éditeur il s’est consacré à la création de sites Internet
(66 sites dédiés à la chanson, à la littérature et aux annonces
gratuites). Dès l’an 2001, il a créé
plusieurs sites d’annonces gratuites dont il donne des exemples. C’est dans le
cadre de cette démarche qu’il dit avoir créé le site litigieux à la fin de
2003.
Au moment de l’enregistrement du site en question
il indique avoir redouté que ce site ait été réservé avant lui comme cela lui
était déjà arrivé.
En d’autres termes le défendeur n’est pas
uniquement un auteur mais un praticien des sites Internet, notamment dans le
domaine des annonces, et semble connaître quelques règles élémentaires telle
que la nécessité d’enregistrer son site en premier. En revanche il indique que c’est la première fois qu’il est
attaqué sur la base de marques. La consultation du Whois montre que le contrat
de réservation d’un nom de domaine soumet ce dernier en cas de désaccord sur la
possession au système uniforme de règlement des différends de l’ICANN.
En tant que praticien, créateur de nombreux sites
Internet, le défendeur ne devrait pas ignorer que la possession d’un nom de
domaine s’expose non seulement à une réservation antérieure mais aussi à des
marques antérieures et que certaines précautions peuvent être prises avant
toute réservation.
Le défendeur est non seulement praticien des sites
Internet mais l’une de ses spécialités est la publication d’annonces gratuites.
Dans ce cadre, et même s’il habite un petit village isolé, il est un peu surprenant
qu’il ignore à ce point l’environnement de ce métier. Non seulement le journal
gratuit “ParuVendu” fait l’objet d’une très large distribution dans toute la
France (71 millions d’exemplaires par semaine) mais aussi bénéficie d’une
relative notoriété: 37% ou 23% selon les études de notoriété spontanée n’est
pas si négligeable que cela. De surcroît il suffit d’interroger un moteur de
recherche comme Google pour connaître l’existence du journal “ParuVendu”.
C’est pourquoi, tout en reconnaissant qu’il peut y
avoir des coïncidences fortuites, l’argumentation du défendeur, même si elle
est séduisante, n’emporte pas notre intime conviction.
Par ailleurs la lettre recommandée du Cabinet
Delsart Teston du 2 août 2005, a mis le défendeur en situation de connaître les
risques juridiques qu’il encourrait. Il a préféré ne pas répondre, s’estimant
offensé, et a publié cette lettre sur son site avec ses commentaires
personnels.
Dans sa réponse dans le cadre de la présente
procédure le défendeur semble ne pas vouloir céder au requérant, au risque bien
sûr de détourner sur son site un public qui peut légitimement penser être sur
le site du requérant ou de son licencié.
C’est pourquoi nous estimons finalement que le
critère prévu à l’article 4-a (iii) des Principes directeurs est rempli.
7. Décision
Vu les paragraphes 4i) des Principes Directeurs et
15 des Règles, la Commission Administrative ordonne que le nom de domaine
<paruvendu.net> soit transféré au requérant.
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Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Le 21 septembre 2005